" L'autorité signataire d'un examinateur peut inciter à rejeter les revendications plutôt qu'à les autoriser. Plus précisément, les examinateurs juniors sont davantage incités à rejeter les revendications de brevet et à éviter d'indiquer tout objet autorisé. »
L'« entretien » au cours de la procédure de demande de brevet est une réunion généralement tenue entre un examinateur de brevets et le représentant du demandeur (c'est-à-dire un praticien en matière de brevets). Dans certains cas, l'inventeur, le cessionnaire ou un expert en la matière peut également être présent. Pendant mon temps en tant qu'examinateur de brevets de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), j'encouragerais presque toujours la planification d'un entretien avec le représentant du demandeur pour discuter des mérites. Curieusement, de nombreux praticiens des brevets ne sont pas proactifs en initiant un entretien avec l'examinateur.
Pourquoi un entretien est-il si important ? Quand et comment doit-il être tenu ? Comment le représentant d'un candidat mène-t-il un entretien efficace ?
L'objectif
Les entretiens peuvent être un outil puissant pour raccourcir les poursuites. En effet, cela donne au demandeur un aperçu unique de la façon dont l'examinateur pense à son cas tout en permettant au demandeur de transmettre à l'examinateur des informations critiques qui peuvent être manquantes ou négligées au cours de la poursuite.
Quand et comment procéder à un entretien
Les entretiens peuvent être utiles à n'importe quelle étape de la poursuite tant qu'ils peuvent résoudre les problèmes et contribuer à la poursuite des poursuites. Les entretiens doivent avoir lieu avant que les poursuites n'atteignent un point de blocage. Le meilleur moment pour programmer un entretien est généralement après la première action du bureau sur le fond. Dans le passé, les entretiens avaient souvent lieu en personne sur le campus de l'USPTO à Alexandria, en Virginie. Aujourd'hui, cependant, la vidéoconférence est le moyen le plus pratique de se connecter avec les examinateurs, car la plupart des examinateurs travaillent à distance.
L'entretien efficace
L'examinateur dispose d'un temps limité qu'il peut consacrer à un seul cas. Les examinateurs de l'USPTO ne disposent que d'une heure pour l'ensemble du processus d'entretien, y compris la préparation avant l'entretien et la rédaction du résumé de l'entretien par la suite. C'est pourquoi il est très important de mener une entrevue efficace en aussi peu de temps que nécessaire. L'entretien idéal ne dure pas plus de 30 minutes. Pour aider l'examinateur, le demandeur ou son représentant doit soumettre un ordre du jour et toute proposition de modification de revendication au moins 24 heures avant l'entretien. En plus de faciliter la préparation, la soumission d'un ordre du jour peut donner à l'examinateur le temps de déterminer comment aborder un résultat favorable en fonction de la stratégie proposée par le candidat. Après les présentations, l'entretien proprement dit doit être court et agréable. L'examinateur et le candidat rédigeront un résumé détaillé après la fin de l'entretien, indiquant notamment si un accord a été conclu.
La substance de l'entretien
Après la première action du bureau, l'examinateur saura généralement quel est l'état de la technique le plus proche et ce qu'il faut pour surmonter les rejets. Le candidat doit aborder chaque question et demander si la réponse proposée surmonterait probablement les objections ou rejets respectifs. Cependant, les entrevues ne sont pas une expédition de pêche et l'examinateur ne peut pas fournir de conseils juridiques. Ainsi, il appartient au demandeur de proposer sa stratégie. Le praticien devra dire à l'examinateur ce qu'il pense et demander à l'examinateur si c'est quelque chose qui fera avancer les poursuites et aidera à atteindre un résultat mutuellement bénéfique. Je recommande de donner à l'examinateur différentes options stratégiques (par exemple, différentes propositions de modification des revendications). Cela donne à l'examinateur l'occasion de déterminer quelle approche fonctionnerait probablement le mieux. Bien sûr, il va sans dire qu'être courtois et respectueux envers l'examinateur, surtout lorsque des désaccords surviennent inévitablement, est crucial pour maintenir une bonne relation et parvenir à un résultat favorable. N'oubliez pas que cet examinateur verra probablement chaque demande de brevet enfant ou sœur liée à l'invention. Se mettre du bon côté de l'examinateur tôt rapportera des dividendes plus tard.
Un ou deux examinateurs et pourquoi c'est important
Lorsqu'une demande de brevet de l'USPTO est examinée, l'Office émet une ou plusieurs actions de l'office qui sont soit signées par un seul examinateur, soit par un deuxième examinateur habilité à signer . Mon expérience en tant qu'ancien examinateur principal m'a donné un aperçu unique de ce que signifie cette distinction de signataire et pourquoi elle affecte la stratégie de poursuite des brevets.
Autorité signataire
Tous les examinateurs de brevets ne sont pas égaux. Un examinateur de l'USPTO qui n'a pas le pouvoir de signature partiel ou total (généralement GS-7 à GS-13) est communément appelé examinateur « junior » ou « assistant ». Après plusieurs années de promotions, l'examen de certification (l'équivalent USPTO du barreau des brevets) et un programme de signature où les superviseurs examinent une pléthore d'actions du bureau pendant une période probatoire, un examinateur atteint le rang d'examinateur primaire (GS-14/GS- 15) et le pouvoir de signer la plupart des actes administratifs. Un examinateur superviseur des brevets (« SPE ») est un ancien examinateur principal qui a également le pouvoir de signature ainsi que d'autres fonctions de gestion. Les SPE et les primaires approuvent et signent les actions du bureau des examinateurs juniors. L'autorité de signature inhérente d'un examinateur affecte directement la prise de décision pour déterminer la finalité d'une demande et ce qui peut être convenu lors d'une entrevue.
Incitations à rejeter ou autoriser
L'autorité signataire d'un examinateur peut inciter à rejeter les revendications plutôt qu'à les autoriser. Plus précisément, les examinateurs juniors sont davantage incités à rejeter les revendications de brevet et à éviter d'indiquer tout objet autorisé. La raison en est qu'un examinateur junior a la capacité de rejeter des revendications de brevet à tout moment pendant la poursuite, mais la détermination de l'objet autorisé ne peut pas se produire sans l'approbation d'un primaire ou d'une SPE. Ainsi, un primaire ou un SPE est plus susceptible d'accepter de signer un rejet car c'est plus facile que de s'entretenir avec l'examinateur junior pour déterminer l'admissibilité. C'est particulièrement le cas lorsque l'examinateur junior est pressé par le temps pour retirer une affaire de son rôle. De plus, les examinateurs qui ont une autorité de signature partielle («examinateurs PSA») ont une motivation pour rejeter les cas qui ne sont pas définitifs car ils n'ont pas besoin d'un primaire ou d'une SPE pour signer les actions non définitives du bureau. En revanche, une indemnité est une action de bureau qui est définitive et, par conséquent, l'examinateur PSA exige qu'un primaire ou un SPE l'examine et signe.
À titre d'exemple de ce phénomène, au cours de mes trois premières années à l'USPTO en tant qu'examinateur junior, j'ai rarement eu un cas où une indemnité était accordée lors de la première action administrative, et j'ai rejeté des demandes plus fréquemment que lorsque je suis devenu un Examinateur primaire. En tant qu'examinateur principal, je pouvais systématiquement autoriser des cas plus tôt et souvent, par exemple en appelant de manière proactive le représentant du demandeur pour apporter des modifications suggérées ou en émettant une modification de l'examinateur.
D'un autre côté, un examinateur junior n'a pas ces outils à sa disposition et, selon le niveau scolaire, il peut même ne pas avoir le pouvoir de mener un entretien sans la présence d'un primaire ou d'un SPE. En théorie, cela ne devrait pas faire de différence. En réalité, cependant, les examinateurs juniors peuvent ne pas être sur la même longueur d'onde que leur primaire ou leur SPE et il est plus sûr et plus facile de rejeter les actions du bureau, même si les motifs de rejet sont faibles.
Stratégie de poursuite basée sur l'autorité de signature
Chaque examinateur est différent, et connaître l'autorité de signature d'un examinateur peut affecter la stratégie de poursuite pour le demandeur.
Il est important de se rappeler qu'un examinateur principal est l'autorité exclusive jusqu'à ce qu'une affaire soit portée en appel. Faire appel à un SPE pour obtenir de l'aide ou demander sa présence lors d'un entretien alors qu'un examinateur principal est la seule personne à examiner un cas est non seulement inutile, mais risque également de provoquer la colère et le ressentiment du primaire et du SPE. Une SPE peut automatiquement présumer que l'avocat tente de renverser l'autorité de l'examinateur principal. Contester l'autorité d'un examinateur primaire à prendre des décisions va à l'encontre de l'intérêt des années et du travail acharné pour obtenir ce titre et ce rang.
D'autre part, demander un examinateur primaire ou un SPE lorsqu'un examinateur junior est interviewé peut être utile car le sujet autorisé ne peut être déterminé sans son approbation. De plus, un SPE ou un examinateur principal a généralement plus d'expérience qui peut faciliter la prise de décision.
L'autorité de signature de l'examinateur peut affecter la stratégie pour fournir des modifications ou des arguments à la revendication. Par exemple, les examinateurs primaires peuvent indiquer comment surmonter un rejet dans une action administrative en suggérant une modification de la revendication. Un examinateur junior est moins susceptible de révéler ce qui pourrait surmonter le rejet. En outre, un examinateur junior peut avoir une probabilité plus élevée de rejeter des revendications modifiées, ce qui peut ne pas valoir la peine en premier lieu si les motifs du rejet sont faibles.
Enfin, l'autorité de signature de l'examinateur peut également influencer la décision de faire appel ou de poursuivre les poursuites. Par exemple, connaître la propension d'un examinateur junior à rejeter les revendications ajoute du poids à l'appel d'une affaire mûre plutôt qu'au dépôt d'une demande de poursuite de l'examen.
Chaque action du bureau de l'USPTO présente un ou plusieurs problèmes qui doivent être résolus lors de la formulation d'une réponse. Par conséquent, connaître l'importance du pouvoir de signature d'un examinateur peut être utile pour traiter ces questions.
L'objectif : une feuille de route vers l'allocation
Si le demandeur ou son représentant voit au moins un avantage, la conduite d'un entretien efficace peut accélérer les poursuites et minimiser les coûts. Fait correctement, l'entretien devrait fournir au demandeur un aperçu supplémentaire de la façon dont l'examinateur pense et une feuille de route plus claire pour obtenir les revendications autorisées.
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